Tải về

Quy định mới về hành vi “sản xuất để xuất khẩu” bị xử phạt vi phạm hành chính

Tháng 7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP, theo đó, đề xuất bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp; hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo và hàng hóa, dịch vụ có gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại.

Đây là lần đầu tiên hành vi “xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền” bị xử phạt vi phạm hành chính được luật hóa. Quy định mới về hành vi hành vi “sản xuất để xuất khẩu” có thể dẫn tới cách hiểu rằng: (i) hành vi xuất khẩu rơi vào phạm vi của nhóm các hành vi được coi là “sử dụng” theo Điều 124.5 Luật SHTT, và (ii) dù cho hàng hóa được sản xuất chỉ dành cho mục đích xuất khẩu, nếu chúng gắn nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác mà không được phép, sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chế định nêu trên được cho là nhằm đảm bảo sự tương thích với Luật Hải quan (năm 2014) và quy định tại CPTPP.

Ý nghĩa

• Cơ chế pháp luật chắc chắn, minh bạch: Quy định về hành vi “sản xuất để xuất khẩu” hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) bị xử phạt vi phạm hành chính sẽ là một trong những dấu ấn thay đổi lớn trong pháp luật Việt Nam. Sản xuất để xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt vi phạm hành chính là chế định tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực là câu hỏi không dễ trả lời, cần thời gian để kiểm chứng. Ranh giới của cái tốt – xấu, tích cực – tiêu cực nhiều khi rất mong manh. Những điều chắc chắn rằng, quy định này đã làm rõ vấn đề gây tranh cãi và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan thực thi của Việt Nam trong khoảng thời gian dài rằng: Hành vi xâm phạm quyền SHTT của người khác tại Việt Nam phải bị xử lý. Các nhà đầu tư nước ngoài hay nhà sản xuất thiết bị gốc (Original Equipment Manufacturer – OEM) tiến hành các hoạt động sản xuất tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và dù cho hàng hóa họ sản xuất ra chỉ cho mục đích xuất khẩu, nhưng nếu xâm phạm quyền SHTT của người khác, đều phải bị xử lý.

Sự rõ ràng ấy là nguyên tắc mẫu mực để áp dụng pháp luật một cách thống nhất, công bằng, về lâu dài, tạo niềm tin, sự tin tưởng vào cơ chế pháp luật chắc chắn, minh bạch, dễ hiểu, dễ áp dụng cho nhà đầu tư, chủ thể quyền khi chọn Việt Nam là đích đến để triển khai các hoạt động thương mại, kinh doanh của họ tại Việt Nam.

• Nâng cao vị thế của Việt Nam trong bảo hộ quyền SHTT: Thử hình dung, nếu một doanh nghiệp của Việt Nam sử dụng nhãn hiệu có danh tiếng đã được bảo hộ của một doanh nghiệp nước ngoài, hoặc của chính một doanh nghiệp tại Việt Nam để “sản xuất để xuất khẩu” hàng hóa sang nước thứ ba, trong khi pháp luật Việt Nam không áp dụng chế tài đối với hành vi sản xuất để xuất khẩu trái phép, câu chuyện sẽ thế nào? Những tình huống như thế này chắc chắn không dừng lại ở tranh chấp giữa các doanh nghiệp về một quy định còn mập mờ trong pháp luật SHTT của Việt Nam. Điều tệ hại, có lẽ nằm ở cái nhìn của nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam. Việt Nam trong con mắt của nhà đầu tư nước ngoài sẽ như thế nào? Nhiều khả năng, Việt Nam sẽ bị coi là một quốc gia bảo hộ hàng giả, trung tâm sản xuất hàng giả được luật pháp bảo hộ, một chế độ vi chủ nghĩa dân tộc. Chế định “xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền” bị xử phạt vi phạm hành chính có thể là lời khẳng định rằng Việt Nam không dung túng cho các hành vi xâm phạm SHTT, do vậy, nâng cao vị thế của chúng ta trong cuộc chiến bảo vệ tài sản trí tuệ – vấn đề ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng thế giới.

Góc nhìn khác – Từ những vụ việc xung quanh hành vi “sản xuất để xuất khẩu” trên thực tế

Dòng chảy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu do tính hấp dẫn của nền chính trị ổn định, nguồn lao động trẻ, dồi dào, có tay nghề nhưng lương thấp, chi phí thuê đất, nhà xưởng giá rẻ, cũng như vị trí địa lý quốc gia nằm trong chuỗi cung ứng khu vực châu Á, môi trường đầu tư được cải thiện và cơ sở hạ tầng được nâng cấp. Các sản phẩm “Made-in-Vietnam” ngày càng đáng tin cậy và được ưa chuộng. Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến/cứ điểm sản xuất của nhiều thương hiệu/nhà sản xuất hàng đầu thế giới (như YKK, Samsung, INTEL, Pegatron, Millet…). Các sản phẩm “Made-in-Vietnam” được xuất khẩu ra thế giới ngày càng nhiều.

Theo cách hiểu chung, xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ một quốc gia hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, như: khu vực ưu đãi hải quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực phi thuế quan trong lãnh thổ… Hàng hóa xuất khẩu có thể là hàng hóa được các tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước hoặc do các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoặc khu chế xuất nhận gia công cho thương nhân nước ngoài sau đó xuất khẩu ra nước ngoài theo hợp đồng gia công, hoặc được thực hiện theo hình thức sản xuất xuất khẩu.

Sản xuất thiết bị gốc (Original Equipment Manufacturer – OEM) là hình thức hợp đồng gia công thương mại được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Hàng may mặc, giày dép, đồ điện tử, thực phẩm chức năng, dược phẩm, đồ chơi… là những sản phẩm được sản xuất theo mô hình OEM khá phổ biến trong các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, công ty trong nước nhận tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu..) từ nhà đầu tư nước ngoài về để sản xuất hàng dựa trên yêu cầu/thiết kế của bên đặt hàng. Sản phẩm được sản xuất, lắp ráp, gắn nhãn hiệu của của bên đặt hàng lên sản phẩm, sau đó, được đóng gói và được xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Trong lĩnh vực SHTT, nhà đầu tư nước ngoài thường rất chú trọng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của họ trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nhãn hiệu chủ (house mark) đã được đăng ký tại nước sở tại hoặc tại các thị trường xuất khẩu, khi nộp đơn đăng ký tại Việt Nam lại bị từ chối do trùng lặp/tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ thể khác tại Việt Nam, trong khi đó, họ đã tiến hành các hoạt động OEM tại Việt Nam. Sản xuất để xuất khẩu là một quy trình khép kín, theo đó, sản phẩm được sản xuất ra không tiêu thụ tại Việt Nam mà được xuất khẩu hoàn toàn. Liệu việc các nhà sản xuất thiết bị gốc gắn nhãn hiệu trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký tại Việt Nam lên các sản phẩm họ sản xuất chỉ cho mục đích xuất khẩu có cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam hay không?

Câu hỏi này đã làm bùng nổ các cuộc tranh luận không dứt tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại những nước có nhiều nhà máy/cơ sở sản xuất phục vụ xuất khẩu như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và một số nước châu Á khác.

Xuất khẩu hàng hoá ra ngoài lãnh thổ Việt Nam có nghĩa rằng: Hàng hoá đó không được lưu thông tại thị trường trong nước. Người tiêu dùng và công chúng không thể tiếp cận với hàng hoá gắn nhãn hiệu – những hàng hóa chỉ được sản xuất trong nhà máy, sau đóng được đóng gói, niêm phong và chuyển ra khỏi Việt Nam. Do đó, khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng sẽ không xảy ra. Nói cách khác, người tiêu dùng không thể nhầm lẫn vì sản phẩm được sản xuất chỉ để xuất khẩu không hề xuất hiện trên thị trường. Gây nhầm lẫn là một trong những điều kiện quan trọng phải chứng minh khi yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam. Nếu không có khả năng gây nhầm lẫn, sẽ không có thiệt hại cho người tiêu dùng, xã hội và chủ thể quyền. Ngoài ra, hành vi “sử dụng” tại Điều 124.5 Luật SHTT quy định về 3 nhóm hành vi, trong đó có, hành vi “nhập khẩu”, nhưng không bao gồm hành vi “xuất khẩu”. Thêm vào đó, Điều 211.1 (a) Luật SHTT quy định rằng hành vi “xâm phạm quyền” chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu “gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu”.

Đây chính là quan điểm của một cơ quan thực thi Việt Nam trong một vụ tranh chấp nhãn hiệu giữa chủ sở hữu nhãn hiệu Pháp, đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam cho các sản phẩm quần áo thuộc nhóm 25 đối với một số OEM đặt tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Hai vụ việc nêu trên có cùng bản chất, cụ thể, hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam chỉ dành cho mục đích xuất khẩu, nhưng mỗi cơ quan thực thi lại có cách hiểu và giải thích pháp luật khác nhau, áp dụng cách xử lý trái ngược nhau. Cách xử lý mâu thuẫn và không thống nhất đối với hành vi sản xuất để xuất khẩu của các cơ quan thực thi của Việt Nam gây hoang mang cho chủ nhãn hiệu, nhà đầu tư và cộng đồng SHTT tại Việt Nam. Bản thân các cơ quan thực thi khác cũng rơi vào tình trạng lúng túng, bị động.

Hai câu hỏi từ quy định về hành vi “sản xuất để xuất khẩu” hàng hóa xâm phạm bị xử phạt vi phạm hành chính

Có cần chứng minh “gây nhầm lẫn” và “gây thiệt hại” trong xử lý hành vi sản xuất để xuất khẩu?

Đây là câu hỏi được nhiều chủ thể, đặc biệt là các OEM quan tâm. Nếu không có hướng dẫn và giải thích rõ hơn tại các văn bản dưới luật, có thể hiểu rằng: Dù cho hàng hóa được sản xuất chỉ dành cho mục đích xuất khẩu, nếu chúng gắn nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác mà không được phép, sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu và bị xử phạt vi phạm hành chính. Chế định này dường như mâu thuẫn với nội hàm Điều 211 của Luật SHTT, trong đó, phân định rõ các điều kiện để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bị cho là “xâm phạm quyền SHTT”. Có thể nhận thấy rằng: Điều 211 của Luật SHTT mang tính bao quát và hoàn toàn có thể sử dụng để xử lý hiệu quả các tình huống “sản xuất để xuất khẩu” nếu nó được giải thích và vận dụng đúng đắn.

Điều 211.1(a) Luật SHTT quy định rằng chỉ những hành vi “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội” mới bị “xử phạt vi phạm hành chính”.  Điều này có nghĩa rằng để yêu cầu xử lý hành vi “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, bên yêu cầu có nghĩa vụ chứng minh việc “gây thiệt hại”. Tuy nhiên, đối với hành vi “sản xuất … vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này” theo Điều 211.1(b) hoặc hành vi “sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu … giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này” theo Điều 211.1(c) thì chủ thể quyền không có nghĩa vụ phải chứng minh việc “gây thiệt hại”.

Như vậy, có thể hiểu rằng, theo pháp luật về SHTT của Việt Nam, có sự phân định về hai loại hành vi theo Điều 211.1(a) và Điều 211.1(b), theo đó, có hai cách xử lý khác nhau. Theo logic này, cần phải xem xét hành vi “sản xuất để xuất khẩu” rơi vào phạm vi nào để có cách xử lý đúng pháp luật. Có thể hiểu rằng:

• Nếu sản phẩm chỉ gắn dấu hiệu “tương tự” với nhãn hiệu của người khác, hành vi sản xuất để xuất khẩu có thể bị xử lý vi phạm hành chính khi và chỉ khi chủ thể quyền chứng minh được khả năng “gây nhầm lẫn” và “gây thiệt hại”. Như vậy, trong trường hợp sử dụng một dấu hiệu “tương tự” với nhãn hiệu của người khác, để xử lý các OEM, chủ nhãn hiệu có nghĩa vụ chứng minh khả năng “gây nhầm lẫn” và “gây thiệt hại”. Nếu không, các OEM sẽ không phải chịu các chế tài hành chính.

• Nhưng nếu sản phẩm gắn dấu hiệu “trùng lặp” với nhãn hiệu của người khác, việc “gây nhầm lẫn” và “gây thiệt hại” phải được coi là mặc nhiên mà không cần phải chứng minh. Điều 16, Hiệp định TRIPs quy định: “Việc sử dụng cùng một dấu hiệu cho cùng một loại hàng hóa hoặc dịch vụ phải bị coi là có nguy cơ gây nhầm lẫn”. Quy định này được hiểu rằng khi sử dụng nhãn hiệu trùng cho hàng hóa trùng, thì việc gây nhầm lẫn được coi là hiển nhiên, không cần phải chứng minh. Pháp luật Việt Nam đã có các quy định/ giải thích tương ứng với Điều 16, TRIPs, cụ thể, Điều 13.2a, Thông tư 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/06/2015 quy định về “Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu” [2. Xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: a) Trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ …thì không cần xem xét khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu”]. Như vậy, luật quốc tế và luật Việt Nam đều thống nhất rằng: trong trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng cho sản phẩm trùng, thì không cần phải đánh giá/xem xét khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Liệu có châm ngòi cho tình trạng đầu cơ và lạm dụng quyền SHTT?

Nghĩa vụ nặng nề và rủi ro cho nhà đầu tư nước ngoài: Ở một góc nhìn khác, mặt trái của quy định về hành vi xuất khẩu, có lẽ nằm ở câu hỏi của nhiều người rằng: Liệu chế định nêu trên có làm suy giảm làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, làm suy yếu khả năng sản xuất để xuất khẩu và làm cho môi trường đầu tư tại Việt Nam trở lên kém hấp dẫn. Điều này là có cơ sở vì trên thực tế, có những công ty, tập đoàn chỉ thuần túy sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu, họ đầu tư máy móc, công cụ sản xuất, nhà máy… tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, tại sao họ buộc phải đăng ký SHTT tại Việt Nam để có công cụ pháp lý an toàn cho việc xuất khẩu, trong khi hàng hóa sản xuất ra không hề được bán cho người Việt Nam hay bán/phân phối tại thị trường Việt Nam, chưa kể việc đăng ký thành công nhãn hiệu tại Việt Nam ngày càng khó khăn do nạn đăng ký bao vây hoặc đăng ký với dụng ý xấu.

Về cơ bản, bảo hộ SHTT nhằm thực hiện 2 mục tiêu, thứ nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền SHTT, thứ hai, bảo vệ người tiêu dùng. Xét dưới góc độ chủ thể quyền SHTT (cần lưu ý đến những kẻ đăng ký đầu cơ vì mục đích xấu), quyền và lợi ích của chủ thể quyền SHTT bị thiệt hại như thế nào khi mà hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam chỉ dành cho mục đích xuất khẩu. Xét dưới góc độ người tiêu dùng, hàng hóa không được bán và lưu thông trong nước, thì làm thế nào có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng? Liệu chế định xuất khẩu hàng hoá xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt vi phạm hành chính có bị coi là đi quá xa và vượt khỏi mục tiêu cốt lõi của pháp luật SHTT và theo đó, đã trao quyền bảo hộ quá mức cho chủ thể quyền SHTT.

Nạn đầu cơ và lạm dụng quyền SHTT: Quy định hành vi “sản xuất để xuất khẩu” hàng hóa xâm phạm quyền bị xử phạt vi phạm hành chính có thể dẫn đến cách hiểu: Việc gắn nhãn hiệu trùng hay tương tự với nhãn hiệu của người khác cho các hàng hóa cùng loại chỉ để xuất khẩu sẽ mặc nhiên cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, mà không cần chứng minh khả năng gây nhầm lẫn. Chế định này nguy hiểm ở chỗ: Nó có thể kích thích nạn đầu cơ nhãn hiệu – đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu để tấn công các nhà đầu tư nước ngoài/OEM tại Việt Nam nhằm trục lợi bất chính.

Nhưng nếu Việt Nam thiết lập chế định rằng: Chỉ cần chứng minh hàng hóa được “sản xuất chỉ dành cho xuất khẩu”, chủ thể sử dụng nhãn hiệu trái phép đó sẽ được miễn trừ trách nhiệm, viễn cảnh về việc một nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam bị tổ chức/cá nhân khác sử dụng (mà không bị xử phạt) để gắn lên hàng hóa của họ để xuất khẩu sang nước thứ ba sẽ sớm diễn ra một cách tràn lan và không thể kiểm soát.

 Lời kết

Trên thực tế, các nhà đầu tư nước ngoài hay OEM có thể đóng hai vai trò, họ có thể vừa là chủ nhãn hiệu vừa là người bị cho là sử dụng nhãn hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu của người khác. Do vậy, việc dự liệu các tình huống để thiết lập các chế định xử lý thỏa đáng vấn đề “sản xuất để xuất khẩu” không đơn giản ở bất kỳ quốc gia nào.

Sử dụng nhãn hiệu mà chưa được đăng ký, trong bối cảnh thay đổi quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề “sản xuất để xuất khẩu”, sẽ đặt các nhà đầu tư nước ngoài/OEM vào nhiều rủi ro không thể lường trước. Chế định mới này có thể thúc đẩy nạn đầu cơ và lạm dụng quyền SHTT với dụng ý xấu. Do vậy, cuộc chiến chống lại nạn đầu cơ SHTT nhằm bảo vệ các hoạt động sản xuất của các OEM tại Việt Nam, trong khi đó, vẫn phải chống lại tình trạng sử dụng trái phép nhãn hiệu của tổ chức/cá nhân khác cho mục đích “sản xuất để xuất khẩu” là vấn đề song hành. Để ngăn chặn khả năng quy định về bảo hộ quyền SHTT bị lạm dụng, các chuyên gia SHTT tin rằng, pháp luật Việt Nam cần phải thiết lập các chế định đầy đủ, toàn diện và chặt chẽ đối với năm vấn đề:

• Quyền đăng ký sở hữu trí tuệ;
• Sử dụng các đối tượng SHTT;
• Cơ chế phản đối/hủy bỏ quyền SHTT;
• Động cơ không trung thực của chủ thể quyền;
• Các tiêu chí cần thỏa mãn khi xử lý hành vi “sản xuất chỉ dành cho xuất khẩu”, trường hợp mặc nhiên bị xử lý khi thực hiện hành vi “sản xuất chỉ dành cho xuất khẩu” và các trường hợp cần phải chứng minh sự nhầm lẫn của người tiêu dùng liên quan.

Tại một số quốc gia, cơ quan thực thi sẽ xem xét việc “sản xuất chỉ dành cho xuất khẩu” có cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không dựa vào bốn tiêu chí:

• Liệu OEM có được ủy quyền để sản xuất sản phẩm dựa trên quyền nhãn hiệu đang có hiệu lực tại nước xuất khẩu hay không?
• Liệu OEM có xem xét cẩn trọng quyền SHTT của bên mua hàng ở nước ngoài hay chưa?
• Liệu các sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu có phải chỉ dùng để xuất khẩu và không lưu thông tại thị trường Việt Nam? và
• OEM phải xem cẩn trọng hơn trong từng trường hợp, như liệu có liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng hay không, hay có dấu hiệu rõ ràng của động cơ không trung thực hay không.

Việt Nam áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, do đó, nguy cơ xung đột với các nhãn hiệu có trước, đặc biệt là xung đột với nhãn hiệu đã đăng ký của những kẻ cơ nhãn hiệu là rất dễ xảy ra. Với quy định mới tại dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP, rõ ràng, các nhà đầu tư nước ngoài/OEM tại Việt Nam cần một chiến lược SHTT tổng thể để phát triển bền vững, trong đó, ít nhất phải lưu tâm tới 5 hành động dưới đây nhằm thích ứng và ứng phó tốt nhất với các thay đổi của pháp luật Việt Nam về SHTT, ngăn ngừa xung đột quyền SHTT và hạn chế rủi ro: