Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế phát triển của các quốc gia, nhiều doanh nghiệp sau thời gian phát triển mạnh mẽ trong nước, đã xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm đưa sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài. Một trong những yêu cầu bức thiết để triển khai các hoạt động kinh doanh an toàn tại nước sở tại là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các thị trường này. Trong khi còn đang loay hoay với các chiến lược kinh doanh, không ít nhãn hiệu có danh tiếng của doanh nghiệp Việt đã bị các đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài đăng ký chiếm giữ. Thương hiệu Cà phê Trung Nguyên, thuốc lá Vinataba, kẹo dừa bến Tre…bị các đối tác nước ngoài đăng ký đầu cơ là bài học không mới, nhưng còn nguyên giá trị. Thực trạng này đã gióng lên hồi chuông báo động về chiến lược bảo vệ và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp Việt. Nhu cầu đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài đối với các doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược bảo hộ tài sản trí tuệ một cách bài bản, doanh nghiệp sẽ sa lầy vào các cuộc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) mất thời gian và tốn kém tài chính mà không dự liệu được kết quả của các tranh chấp đó.

KENFOX IP & Law Office cung cấp các thông tin cơ bản quan trọng liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các thị trường xuất khẩu.

1. Nhãn hiệu được bảo hộ ở Việt Nam thì được bảo hộ trên phạm vi trên toàn cầu?

Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu có tính lãnh thổ, nghĩa là, nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trong lãnh thổ của một nước hoặc một khu vực có liên quan nơi nhãn hiệu được đăng ký và nhận được sự bảo hộ.  Do đó, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hợp pháp ở nước này sẽ không mặc nhiên được bảo hộ ở nước khác, trừ khi nhãn hiệu đó đã được nộp đơn đăng ký và được cấp Văn bằng bảo hộ bởi cơ quan SHTT quốc gia (hoặc khu vực) nơi mà nhãn hiệu xin đăng ký.

Như vậy, điều này có nghĩa rằng, các nhãn hiệu giống nhau hoặc tương tự có thể được đăng ký ở các quốc gia khác nhau bởi các chủ thể khác nhau. Ví dụ: Nhãn hiệu FTP được đăng ký tại Việt Nam bởi Công ty FPT cho các sản phẩm viễn thông, nhưng nhãn hiệu FPT cho các sản phẩm viễn thông cũng có thể được đăng ký bởi các chủ thể khác tại Hàn Quốc mà không phải Công ty FPT.

2. Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài có chi phí không hề nhỏ, tại sao như vậy?

Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài khá tốn kém vì ngoài việc phải chi trả phí “quốc gia”, chủ đơn phải chi trả cả “phí luật sư” cho các công ty cung cấp dịch vụ SHTT tại nước sở tại.

Các công ty Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam không thể nộp đơn trực tiếp cho các Cơ quan Sở hữu trí tuệ ở nước ngoài. Do vậy, họ phải phối hợp với các Công ty cung cấp dịch vụ SHTT được cấp phép tại nước sở tại để giúp các chủ thể tại Việt Nam đăng ký nhãn hiệu.

Như vậy, có ít nhất hai khoản phí dịch vụ phải được chi trả, một là, phí cho luật sư nước ngoài, hai là, phí cho luật sư tại Việt Nam. Ngoài ra, các chi phí tiềm ẩn có thể rất lớn nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối bảo hộ.

3. Làm thế nào để đăng ký được nhãn hiệu ra nước ngoài với chi phí ít nhất?

Việt Nam hiện nay là thành viên của Thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid, gọi chung là “Hệ thống Madrid”. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn đăng ký nhãn hiệu của họ ra nước ngoài theo Hệ thống Madrid để tiết kiệm chi phí và thời gian.

Các thông tin liên quan đến Hệ thống Madrid tại trang web của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) là https://www.wipo.int.

Hệ thống Madrid là một hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu do Văn phòng quốc tế thuộc Tổ chức SHTT thế giới quản lý. Hệ thống trao quyền cho chủ sở hữu nhãn hiệu bảo vệ và phát triển nhãn hiệu của họ trên phạm vi quốc tế. 

Hệ thống Madrid được điều chỉnh bởi hai văn kiện pháp lý, là “Thỏa ước Madrid” và “Nghị định thư Madrid”. Việt Nam đã tham gia cả Thỏa ước và Nghị định thư Madrid. Do đó, mọi cá nhân, tổ chức của Việt Nam đều có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo cả “Thỏa ước” và “Nghị định thư”.

Để được đăng ký nhãn hiệu theo “Thỏa ước Madrid”, trước hết nhãn hiệu phải được bảo hộ tại Việt Nam (có nghĩa là, nhãn hiệu phải được cấp Văn bằng bảo hộ tại Việt Nam). Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm theo mẫu nhãn hiệu. Trong Đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.

Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa ước) và 18 tháng (theo Nghị định thư) kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn nếu nhãn hiệu xin đăng ký đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ (ví dụ: Có khả năng phân biệt tự thân hay không bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác).

Trong thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu ĐKQT có thể nộp đơn chỉ định thêm các quốc gia khác là thành viên của Thoả ước Madrid và nộp lệ phí chỉ định thêm.

Với “Nghị định thư Madrid”, các thủ tục nộp đơn và quá trình xét nghiệm đơn tương tự như nộp đơn theo Thoả ước Madrid, nhưng có một số điều kiện thuận lợi hơn so với đăng ký theo Thỏa ước, đó là: 

Thứ nhất, có thể nộp đơn đăng ký Quốc tế ngay sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam mà không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được đăng ký tại Việt Nam như trường hợp nộp đơn đăng ký theo Thỏa ước Madrid;

Thứ hai, có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các nước được chỉ định để chuyển đổi ĐKQT thành đăng ký quốc gia trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ĐKQT theo Nghị định thư bị mất hiệu lực do Đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng ở Việt Nam bị mất hiệu lực. Trong trường hợp đó các đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký quốc tế.

Thứ ba, có thể chọn sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư.

4. Nếu một quốc gia chưa phải là thành viên của Hệ thống Madrid mà doanh nghiệp vẫn muốn nộp đơn đăng ký bảo hộ ở nước đó thì làm thế nào?

Để có thể nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid, các quốc gia được chỉ định trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải là “thành viên” của hệ thống này. Tính đến ngày 24/11/2022, đã có 113 quốc gia và vùng lãnh thổ trên Thế giới tham gia vào hệ thống Madrid.

Nếu một quốc gia chưa phải là thành viên của Hệ thống Madrid, mà doanh nghiệp vẫn muốn nộp đơn đăng ký bảo hộ ở nước đó, thì có thể nộp đơn đăng ký trực tiếp vào Cơ quan SHTT tại quốc gia đó.

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại các Cơ quan SHTT quốc gia/vùng lãnh thổ, cần nộp từng đơn riêng lẻ cho từng Cơ quan SHTT sở tại để được thẩm định và cấp văn bằng theo luật pháp của mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ mà nhãn hiệu xin nộp đơn đăng ký.

Mỗi đơn sẽ được nộp thông qua một Văn phòng/Công ty cung cấp dịch vụ SHTT đã đăng ký và hoạt động tại từng quốc gia/vùng lãnh thổ và cần phải đáp ứng thủ tục/tài liệu được yêu cầu riêng tương ứng.

5. Cần làm gì để giảm thiểu nguy cơ nhãn hiệu bị từ chối?

Tra cứu khả năng bảo hộ nhãn hiệu trước khi nộp đơn là rất quan trọng. Có thể truy cập vào trang web của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới là WIPO  (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/), để lựa chọn các quốc gia cần tra cứu nhãn hiệu.

Ví dụ: Bạn muốn tra cứu nhãn hiệu “Magic John” cho sản phẩm thuộc nhóm 09 chỉ định bảo hộ tại Singapore thông qua hệ thống Madrid hay chưa. Trước tiên, bạn cần nhập tên nhãn hiệu “Magic John” vào trường “Trademark”; sau đó, nhập số “09” vào trường “Nice” và “SG” vào trường “Designated contracting party” để lọc các đơn Đăng ký quốc tế chỉ định vào Singapore.

Đây là cơ sở dữ liệu trực tuyến chứa rất nhiều dữ liệu của nhiều quốc gia trên thế giới. Tất nhiên, bạn chỉ nên tra cứu sơ bộ để đưa ra đánh giá ban đầu xem liệu nhãn hiệu của bạn có xung đột, tương tự với nhãn hiệu nào hay không.

Để đánh giá chính xác kết quả tra cứu nhãn hiệu, cần phải dựa vào các quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ của từng quốc gia.

Do đó, thực tế cho thấy rằng, mặc dù có thể thực hiện việc tra cứu sơ bộ để tìm ra các nhãn hiệu đối chứng trùng lặp, nhưng để đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu, thì việc tra cứu nên được thực hiện bởi các chuyên gia, luật sư SHTT có kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu.

Lời kết

Nhãn hiệu là một tài sản quan trọng của doanh nghiệp và là công cụ để hội nhập kinh tế quốc tế. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài một cách kịp thời là việc làm cần thiết đối với doanh nghiệp đã xuất khẩu hoặc dự định xuất khẩu hàng hóa ra quốc tế, giúp doanh nghiệp tạo lập thị trường và chống mọi hành vi cạnh tranh không lành mạnh của những đối thử khác.

Hãy chọn một công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp để đồng hành cùng bạn, để bạn yên tâm phát triển doanh nghiệp theo đúng hướng.